RA Peter Homberg, Partner bei Raupach & Wollert-Elmendorff

Kooperationen zwischen kleinen Unternehmen (häufig „Start-ups“) einerseits und „großen Partnern“ andererseits stellen die Vertragsparteien häufig vor die Situation, dass durch den „kleineren Partner“ ein neuer Technologieansatz eingebracht wird, welcher nur unter Zuhilfenahme der finanziellen und technischen Möglichkeiten des großen Unternehmens auch zur Marktreife entwickelt werden kann. Dabei sind die „Start-ups“ auf die finanziellen Erträge aus der Verwertung des entwickelten Know-hows wirtschaftlich angewiesen.

Große Unternehmen profitieren von den Innovationen aus den kleinen Unternehmen und können so ihre Entwicklungs-Pipeline füllen und ihre Marktposition erhalten bzw.  verstärken. Häufig wählen die zukünftigen Kooperationspartner in der Praxis hier die Vorgehensweise durch eine exklusive Einlizenzierung des innovativen Know-hows, sodass die Technologie ausschließlich durch den großen Partner gegen gewisse finanzielle Gegenleistungen genutzt und ggfs. weiterentwickelt werden kann. Ein Bereich, bei dem diese Art der Kooperation zwischen Start-ups und großen Unternehmen nicht mehr wegzudenken ist, ist der Life-Sciences-Sektor.

Unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtlage ist bei derartigen Kooperationen immer die Gefahr einer Insolvenz eines kleinen „Start-ups“ zu berücksichtigen. Dadurch können sich auch Auswirkungen auf die Lizenzvereinbarung ergeben. Für diesen Fall strebt der stärkere (lizenznehmende) Partner in aller Regel eine bestmögliche Absicherung an, um auch im Fall der Insolvenz des Lizenzgebers möglichst unbeschränkt die zugrundeliegende Technologie nutzen zu können. Weiterhin bestehen große Unternehmen als Lizenznehmer sehr häufig auf der Gewährung eines weitreichenden Kündigungsrechts. Um hierbei auch den „kleineren Partner“ abzusichern, sollten sowohl die Interessen des Lizenzgebers als auch des Lizenznehmers in einem attraktiven Vertragsmodell in einen gerechten Ausgleich gebracht werden.

Besonderer Interessensschutz des Lizenzgebers

Gewährt ein „Start-up“ für seine Technologie eine exklusive Lizenz, so begibt es sich in eine nahezu uneingeschränkte Abhängigkeit von seinem meist einflussreicheren Vertragspartner. Die Weiterentwicklung – und damit auch der Erfolg für beide Vertragspartner –  hängt dann entscheidend von der weiteren Tätigkeit des lizenznehmenden Vertragspartners ab. Für das lizenzgebende Unternehmen sollte eine möglichst weitgehende Absicherung für den Fall einer vorzeitigen Kündigung eines Lizenzvertrages durch den Lizenznehmer vertraglich fixiert werden. In der Praxis wird häufig ein Kompromiss gewählt, der ein derartiges Recht zur vorzeitigen Kündigung nur für vorab zwischen den Parteien verhandelte „Ernstfälle“ vorsieht. Als derartige „Ernstfälle“ werden beispielsweise oftmals ein Scheitern der Produktentwicklung aus technischen oder regulatorischen Gründen, eine strategische Neuausrichtung des Lizenznehmers oder eine Bereinigung des Produktportfolios aufgenommen.

Weiterhin ist zum Schutz des Lizenzgebers an eine Vertragsklausel zu denken, die eine Übertragung von Entwicklungsergebnissen, die im Zeitraum der Kooperation erreicht wurden, vorsieht oder dem Lizenzgeber jedenfalls ein Optionsrecht einräumt. Als Interessenausgleich wird hierbei in der Praxis dann oftmals die Zahlung eines vorab fixierten Betrages durch den Lizenzgeber an den Lizenznehmer vereinbart. Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden und um einen Nachweis zu den investierten Ressourcen beider Vertragspartner zu generieren, sollte der Vertrag hierzu eine schriftliche Dokumentation zur vereinbarten Erbringung bestimmter Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch den Lizenznehmer und die Verpflichtung zur regelmäßigen Auditierung und schriftlichen Dokumentation der Tätigkeit enthalten. Weiterhin sollten diese Tätigkeiten dann auch in der Praxis regelmäßig auditiert werden.

Fazit

Eine zukunftsorientierte Vertragsgestaltung kann dazu beitragen, Fallstricke für den Lizenzgeber zu erkennen, zu vermeiden, und/oder abzumildern.